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Patent- und Markenlizenzverträge

Bei dem Lizenzvertragsrecht handelt es sich um ein sehr spezielles Gebiet, welches gesetzlich kaum geregelt ist. Daher kommt es in gesteigertem Maße auf eine überlegte und wirtschaftlich „passende“ Vertragsgestaltung an.

Bei dem Lizenzvertragsrecht handelt es sich um ein sehr spezielles Gebiet, welches gesetzlich kaum geregelt ist. Daher kommt es in gesteigertem Maße auf eine überlegte und wirtschaftlich „passende“ Vertragsgestaltung an.

 

Hierzu ein Beispielfall:

 

Die südthüringische A-GmbH hat ein besonderes Spannfutter entwickelt und dieses zum Patent angemeldet. Wegen der guten Auftragslage verfügt die A-GmbH kurz- und mittelfristig nicht über eigene Kapazitäten, dieses Spannfutter selbst herzustellen, möchte sich dies aber für eventuelle auftragsschwache Zeiten in Reserve halten. Andererseits soll die Erfindung nicht brach liegen, so dass zunächst eine Lizenzierung an ein anderes Unternehmen erfolgen soll. Um die Verwertung der Erfindung unter Kontrolle zu halten, will die A-GmbH ausschließlich an einen Lizenznehmer lizenzieren. Die A-GmbH findet im Internet einen geeignet erscheinenden Musterlizenzvertrag und schließt diesen mit der B-GmbH ab mit der Formulierung: „Die A-GmbH erteilt der B-GmbH die ausschließliche Lizenz …“.

 

Alsbald treten Differenzen auf.

Die A-GmbH möchte nun das Spannfutter neben der B-GmbH auch selbst herstellen und vertreiben; die B-GmbH will der A-GmbH dies untersagen. Kann Sie das? (Frage a)

 

Ferner erteilt die B-GmbH eine Unterlizenz an die C-GmbH, zu der die A-GmbH ohnehin ein gespanntes Verhältnis hat. Die A-GmbH will die Produktion durch die C-GmbH verhindern. Hat Sie damit Erfolg? (Frage b)

 

Zudem fließen die Lizenzeinnahmen nur spärlich, weil die B-GmbH das Spannfutter lediglich in geringem Umfang herstellt. Die B-GmbH meint, sie sei lediglich berechtigt, nicht aber verpflichtet, die Lizenz zu nutzen. Trifft das zu? (Frage c)

 

Die Lösungen der Fragen ergeben sich insbesondere aus den unterschiedlichen Arten von Lizenzen.






Die ausschließliche Lizenz räumt dem Lizenznehmer ein umfassendes Nutzungsrecht ein, indem wesentliche Teile der Rechte des Patent- oder Markeninhabers abgespalten und übertragen werden. (Teilweise wird der Begriff der Exklusivlizenz synonym verwandt.) Ohne gesonderte Regelungen ist die Ausschließlichkeit in zwei Richtungen zu verstehen. Zum einen bedeutet dies, dass aus schließlich an den Lizenznehmer und keinen weiteren Lizenznehmer lizenziert wird (sole-license clause). Zum anderen schließt sich der Schutzrechtsinhaber von der Benutzung selbst aus (single-use clause). Bezogen auf den Beispielsfall (Frage a) hat sich die A-GmbH die Selbstbenutzung ungewollt vertraglich „verbaut“ und darf nicht selbst produzieren. Bei richtiger rechtlicher Beratung wäre hier eine Alleinlizenzierungsvereinbarung mit Selbstnutzungsvorbehalt abzuschließen gewesen.

 

Mit der ausschließlichen Lizenz ist auch verbunden, dass die Unterlassungsansprüche des Patentinhabers wegen Patentverletzungen auf den Lizenznehmer übergehen. Patentverletzungen Dritter könnte also im Beispielsfall nur noch die B-GmbH, nicht aber mehr die A-GmbH verfolgen. Bereits aus diesem Grund hätte die A-GmbH keine Möglichkeit, direkt gegenüber der C-GmbH die Erfindungsbenutzung bzw. Produktion des Spannfutters zu verbieten (Frage b).

 

Das Gegenstück zur ausschließlichen Lizenz bildet die einfache Lizenz. Es handelt sich um die Erteilung eines Benutzungsrechts ohne die für die ausschließliche Lizenz geltenden Beschränkungen für den Lizenzgeber. Daraus folgt zum Beispiel, dass der Lizenzgeber beliebig viele weitere Lizenzen an andere Lizenznehmer erteilen darf. Aus Sicht eines Lizenznehmers kann dies zu besonderen Wettbewerbsnachteilen führen, wenn andere Lizenznehmer lediglich geringere Lizenzgebühren zahlen müssen. Es sind sogar Freilizenzen zulässig. Häufig werden in professionellen Vertragsgestaltungen Meistbegünstigungsklauseln vorgesehen, die dann eine Anpassung der Lizenzgebühren im Interesse des Lizenznehmers zulassen. Ein weiteres typisches Problem bildet die Verletzung des Schutzrechts durch Dritte. Hier hat der einfache Lizenznehmer (im Gegensatz zum ausschließlichen Lizenznehmer) kein eigenes Verbietungsrecht sowie auch keinen Anspruch gegen den Lizenzgeber, dass dieser die Patentverletzungen unterbindet. Auch hier können wirtschaftlich problematische Situationen für die Vertragsparteien bestehen, denen jedoch durch adäquate Vertragsgestaltung begegnet werden kann (z. B. Ermächtigungsklauseln)

 

Mit einer Unterlizenz erteilt nicht der Schutzrechtsinhaber, sondern ein Lizenznehmer eine Lizenz. Auch dieser Punkt sollte in Lizenzverträgen unbedingt geregelt werden. Ohne besondere Regelung gilt, dass ein ausschließlicher Lizenznehmer Unterlizenzen erteilen darf; ein einfacher Lizenznehmer jedoch nicht. Im Beispielsfall müsste also die A-GmbH dulden, dass die unliebsame C-GmbH als Unterlizenznehmer der B-GmbH die Erfindung der A-GmbH nutzt (Frage b).

 

Eine gewisse Sonderstellung hat die negative Lizenz, wie folgender zweiter Beispielsfall zeigt:

 

Die X-GmbH ist Inhaber eines Patentes, welches die Y-GmbH verletzt. Im Verletzungsstreit ergibt sich, dass die patentierte Erfindung möglicherweise mangels Neuheit nicht patentfähig gewesen wäre, so dass die Y-GmbH mit einer Nichtigkeitsklage droht. Um dies abzuwenden, einigen sich die X-GmbH und die Y-GmbH im Vergleichswege, dass die X-GmbH gegen die Y-GmbH aus ihrem Patent nicht vorgeht und die Y-GmbH keine Nichtigkeitsklage führt. Dies ist der „Klassiker“ der negativen Lizenz. Es handelt sich um eine bloße Nichtangriffsverpflichtung. Die Y-GmbH fühlt sich sicher und investiert weiter in die Produktion. Später verkauft dann die X-GmbH ihr Patent an die Z-GmbH. Nun geht die Z-GmbH gegen die Y-GmbH wegen der Patentverletzung vor und meint, dass sie die Vereinbarungen zwischen der X-GmbH und der Y-GmbH nicht binden würden. Kann sich die Y-GmbH auf die Nichtangriffszusage der X-GmbH berufen?

 

Überraschenderweise hat hier die Z-GmbH nach herrschender Rechtsauffassung tatsächlich Recht. Während bei den „normalen“ (positiven) Rechtseinräumungen durch ausschließliche oder auch bloße einfache Lizenz gem. § 15 Abs. 3 Patentgesetz (PatG) eine Bindung des Schutzrechtskäufers eintritt (sog. Sukzessionsschutz) ist dies bei der negativen Lizenz gerade nicht der Fall. Die Y-GmbH ist lizenzrechtlich ohne Schutz.

Ohne besondere Vereinbarung verbindet sich eine Lizenzerteilung nicht mit einer Benutzungspflicht. Besonders gefährlich ist für einen Lizenzgeber die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz, wenn dies nicht einem Benutzungszwang oder mit Mindestlizenzgebühren verbunden wird. Denn sonst kann der Lizenznehmer das Schutzrecht faktisch stilllegen. Der Schutzrechtsinhaber muss die Kosten für den Erhalt tragen; er erzielt jedoch keine Lizenzeinnahmen. Im Beispielsfall würde auch in diesem Punkt die A-GmbH aufgrund der unpassenden Vertragsgestaltung unterliegen (Frage c).

 

Nach unserer Erfahrung sind sowohl in Patent- als auch im Markenbereich Qualitätssicherungsklauseln - auch mit ausländischen Lizenzvertragspartnern - von zunehmender Bedeutung. Der Lizenzgeber hat ein schützenswertes Interesse daran, dass seine Erfindung in guter Qualität ausgeführt wird, insbesondere wenn die Produkte von den Abnehmern letztlich mit dem Lizenzgeber in Verbindung gebracht werden. In besonderer Weise sind Qualitätssicherungsklauseln für Markenlizenzierungen wichtig. Der Wert der Marke wird letztlich bestimmt durch die positive Wertschätzung der Produkte oder Dienstleistungen, mit denen die Marke versehen ist. Eine mit hohen Investitionen aufgebaute Marke kann anderenfalls durch einen Lizenznehmer ausgebeutet und heruntergewirtschaftet werden, so dass im Extremfall der Lizenzgeber am Anfang eine wertvolle Marke des Hochpreissegmentes hingibt und am Ende eine wertlose, mit negativen Qualitätsvorstellungen belastete Marke zurückerhält.

Lizenzgebühren können in unterschiedlichen Varianten vereinbart werden, wobei es auch hier entscheidend auf die konkrete Interessenlage ankommt. Vorzufinden sind insbesondere Einmalzahlungen, Stücklizenzen, Umsatzlizenzen, Mindestlizenzgebühren oder Kombinationen. Die geeignete Lizenzgebührenvereinbarung steht nicht isoliert neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Lizenz. Eine Einmallizenzzahlung ist typisch für eine ausschließliche Lizenz. Ebenso sind Mindestlizenzgebühren bei ausschließlichen Lizenzen angezeigt. Allerdings kann auch eine Stücklizenz bei einer ausschließlichen Lizenz vertretbar sein, wenn dies mit Benutzungspflichten verbunden wird. Bei besonderen Interessenlagen können auch besondere Formen vereinbart werden, die den Lizenznehmer zu einer umfangreichen Benutzung motivieren und ihm andererseits besondere Gewinnchancen einräumen. Hierfür kann zum Beispiel eine Stücklizenz vereinbart werden mit der Maßgabe, dass die Zahlungspflichten des Lizenznehmers enden, sobald ein festgelegter kumulierter Lizenzgebührenbetrag erreicht ist (paid-up license).

 

Stücklizenzen und sonstige Umsatzlizenzen sollten damit verbunden werden, dass für den Lizenzgeber ausreichende Kontrollrechte (z. B. Buchprüfungsvorbehalt) bestehen und dass feste Abrechnungszyklen vereinbart werden.

Vielschichtiger als bei anderen Vertragstypen sind die Gewährleistungsfragen. Hier sollten folgende Bereiche geregelt werden:

 

In welchem Umfang soll der Lizenzgeber für den Bestand der lizenzierten Schutzrechte einstehen müssen (z. B. wenn ein Patent nach Nichtigkeitsklage untergeht)? Ohne Vereinbarung müsste der Lizenzgeber dem Lizenznehmer den entgangenen Gewinn ersetzen, was wirtschaftlich regelmäßig nicht zu verkraften sein wird.

 

Welche Rechte und Pflichten sollen gelten, wenn Kollisionen mit Drittrechten auftreten?

 

Wer trägt das wirtschaftliche Risiko der technischen Ausführbarkeit und wer das Risiko der wirtschaftlichen Verwertbarkeit? Auch hier gilt es, Regelungen vorzusehen, die derartige Risiken beherrschbar machen.

Weitere wichtige Regelungspunkte stellen die territoriale und sachliche Geltung, die Laufzeit und Kündbarkeit des Vertrages, die Behandlung neuer Erfindungen, Nichtangriffsklauseln, Geheimhaltungsklauseln, Übernahmerechte bei Schutzrechtsaufgabe usw. dar.

 

Gerade die Möglichkeit der Definierung eines sachlichen Geltungsbereichs (field of use - Klauseln) wird zu wenig genutzt, obwohl sich hier große Verwertungsoptimierungen für den Lizenzgeber ergeben können. Auch wenn es begrifflich schwer vorstellbar erscheint; auf diese Weise können sogar mehrere ausschließliche Lizenzen nebeneinander erteilt werden. Die A-GmbH könnte z. B. das Spannfutter an die B-GmbH für den Werkzeugmaschinenbau und an die M-GmbH für medizinische Gerätetechnik vergeben.

Da es keinen gesetzlichen Vertragstyp des Lizenzvertrages gibt, kommt es in gesteigertem Maße auf die professionelle Vertragsgestaltung an. Wegen der von Fall zu Fall unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessenlage ist die Verwendung von Vertragsmustern riskant.

 

Zudem werden in der Praxis mit Lizenzverträgen häufig weitere Punkte der Zusammenarbeit verbunden (z. B. Patentlizenz und Entwicklungskooperation, Markenlizenzen und Vertriebsvereinbarungen), so dass das Lizenzrecht ein Arbeitsgebiet spezialisierter Rechtsanwälte ist, die einerseits mit den typisch juristischen Fragestellungen des Vertragsrechts, andererseits aber auch mit den Gebieten des Patent- und Markenrechts vertraut sind.

Ansprechpartner

Christoph Beer
Tel.: 03681 362-321
Fax: 03681 362-320
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